Arrivata l’attuazione in Italia della Direttiva Europea su brevetti e marchi: cosa è realmente cambiato?

Per inventare hai bisogno di una buona immaginazione e di una pila di cianfrusaglie.
Thomas A. Edison

 

 

Il 23 marzo del 2019 è entrato in vigore il decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2015/2424, avente l’obiettivo di avvicinare le diverse legislazioni nazionali in materia di marchi e brevetti.

L’attuazione da parte del nostro governo è arrivata (stranamente) in lieve ritardo, essendo stato previsto come termine ultimo per l’adeguamento il 14 gennaio 2019.

La direttiva europea è stata emanata con lo scopo di uniformare le diverse legislazioni dei Paesi membri in materia di marchi e brevetti. Non è più possibile, dato l’aumento degli scambi all’interno dell’Unione che hanno opacizzato i confini fra i singoli Stati, lasciare che nel settore industriale permangano ancora delle differenze fra le varie legislazioni.

La disciplina dei marchi e brevetti in questo senso è particolarmente importante, soprattutto alla luce della spinta che si desidera dare al brevetto europeo (con l’obiettivo di sostituire ai fasci di brevetti nazionali un unico titolo già automaticamente valido in tutta l’UE, in grado di abbattere clamorosamente i costi di registrazione). La direttiva propone dunque delle linee guida da perseguire in modo da rendere la disciplina di proprietà industriale dei diversi Paesi membri quanto più uniforme possibile.

Il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 introduce, all’interno del Codice di Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005) due modifiche solo apparentemente formali; in realtà una lettura più attenta mostra come tali cambiamenti possano incidere, e non poco, sul sistema di marchi e brevetti in vigore fino al 23 marzo.

Entrambe le modifiche incidono solo sull’art. 7 del cpi, contenenti i requisiti richiesti per poter trasformare un semplice segno distintivo in un marchio registrato.

In primo luogo, viene soppressa una dicitura che fino a questo momento aveva impedito o comunque ostacolato la libertà di scelta del marchio: nella legislazione precedente, infatti, erano registrabili come marchio solo i segni “suscettibili di essere rappresentati graficamente”.

Questo provocava alcuni problemi soprattutto per la registrazione di alcune tipologie di marchio; si pensi ai marchi sonori, per i quali poteva essere depositato un file audio e la trascrizione su pentagramma, con la difficoltà di ammettere che in questo modo fossero stati rappresentati “graficamente”. Ora invece scompare, grazie alla direttiva, l’obbligo di scegliere segni che siano suscettibili di una rappresentazione grafica all’interno del registro.

Il cambiamento potrebbe aprire la strada (anche se ancora l’applicazione concreta risulta dubbia) alla registrazione di odori e profumi come marchio, ammettendo che il deposito degli stessi possa permetterne l’integra conservazione necessaria per garantire la tutela del registrante. Sebbene in ambito europeo i marchi olfattivi siano tutt’altro che diffusi, proprio per la perplessità riguardante la modalità di registrazione di un segno così astratto e difficile da riprodurre, la giurisprudenza statunitense ha riconosciuto come valido il primo marchio olfattivo già dal 1990. Le descrizioni fornite dagli imprenditori americani dei segni olfattivi caratterizzanti il loro prodotto sono varie: si va dalla “fragranza fresca, floreale che ricorda i fiori di mimosa di colore rosso” per distinguere un determinato filo da cucito, all’“odore di piña colada”  dato da un produttore ai suoi ukulele.

Viene modificata, inoltre, anche la frase “possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni […] purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”; ora non è più sufficiente che il segno permetta all’imprenditore di distinguersi tramite un confronto fra i prodotti e i servizi dei vari soggetti operanti sul mercato. Infatti, occorre anche che i segni siano idonei “ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”. In altre parole, non devono esserci dubbi (neanche agli occhi del pubblico) rispetto a quale sia il marchio distintivo e cosa esso ricomprenda; la rappresentazione nel registro, comprendente la descrizione del segno che si vuole tutelare, deve essere quanto più dettagliata possibile. Questa modifica, a differenza della prima, costituisce un limite per l’imprenditore che desideri registrare un marchio: i destinatari del segno sono ora inequivocabilmente anche i consumatori, che non devono avere dubbi sull’origine di un determinato prodotto e servizio.

La problematica subito saltata all’attenzione degli interpreti è che ciò che è uscito dalla porta con la prima modifica è rientrato dalla finestra grazie alla seconda. Infatti, se dall’art. 7 è stata espunta la dicitura “suscettibili di essere rappresentati graficamente”, è stato introdotto il requisito della rappresentazione nel registro fatta in modo tale da determinare chiaramente l’ambito della tutela. La rappresentazione dunque viene ancora richiesta, anche se non “graficamente”; ciò continua ad allontanare gli imprenditori dalla possibilità di registrare come marchio segni astratti e non rappresentabili all’interno di un registro.

Un’apertura in tal senso è stata però permessa da alcune pronunce dell’EUIPO, che, sempre in ambito di segni olfattivi, hanno ammesso la registrazione come marchio di un odore preciso, accuratamente descritto e riconoscibile da chiunque, come “l’odore di erba appena tagliata” atto a distinguere le palline da tennis di una determinata marca. Inoltre, è stata avanzata l’illuminata ipotesi (non ancora portata avanti) di creare una classificazione di odori con parametri oggettivi che permetterebbe l’utilizzo di marchi registrati olfattivi tramite un semplice richiamo a tale classificazione.

Staff di Tutorat

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